案號：（2018）最高法行申695號

關(guān)鍵詞：專(zhuān)利法33條 修改 限制 保護范圍

本案涉及申請號為201110319746.5，名稱(chēng)為“全封閉式耐火中空磚及其制造方法”的發(fā)明專(zhuān)利申請（簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利申請），申請人為陳復生，申請日為2011年10月20日，公開(kāi)日為2012年6月20日。

涉案專(zhuān)利申請在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，陳復生對說(shuō)明書(shū)、權利要求書(shū)做了修改，增加了原權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有記載的技術(shù)特征。國家知識產(chǎn)權局以修改存在不符合《專(zhuān)利法》第三十三條規定的問(wèn)題對涉案專(zhuān)利申請作出駁回決定，專(zhuān)利復審委會(huì )予以維持。

陳復生不服提起訴訟。

一審、二審、及再審均未接受陳復生的主張，隨著(zhù)再審駁回陳復生的再審申請，案件宣告結束。

陳復生稱(chēng)：原申請文件中“入窯在1350度高溫燒制”實(shí)際上包括了“不會(huì )發(fā)生爆裂的核心技術(shù)”，否則全封閉式耐火中空磚就不可能燒制成功。為了使文件更明確、更具體、更完整，要求把被遺漏的內容補充進(jìn)去，即在權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)中增加了如下技術(shù)特征：“掌握不會(huì )發(fā)生爆裂的核心技術(shù)，采用自動(dòng)排氣、自動(dòng)全封閉的方法，在磚體寬面中心、底層2公分高處、鉆0.2公分-0.3公分小孔，用鈉長(cháng)石等原料與水調配，將鈉長(cháng)石等原料填入小孔中，留有細小孔排氣，鈉長(cháng)石等原料在高溫熔化流入細小孔內，實(shí)現全封閉”。

本案中，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據原權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)記載的技術(shù)內容及說(shuō)明書(shū)附圖顯然不能直接且毫無(wú)疑義地確定所謂“不會(huì )發(fā)生爆裂的核心技術(shù)”的具體內容。因此，其對權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)的修改超出了原權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)記載的范圍，不符合《專(zhuān)利法》第三十三條的規定。

該案并無(wú)過(guò)多存在爭議的內容，但卻引發(fā)一連串的訴訟，從一審一直到最高院再審，從專(zhuān)利申請日起算，前后將近7年的時(shí)間?？梢韵胍?jiàn)案件背后當事人長(cháng)時(shí)間的不如意和煎熬，仿佛被戴上緊箍，怎么都脫不下來(lái)。

其實(shí)當年猴哥戴的緊箍也是“比量著(zhù)身體裁的一般”，大小合適，甚至還有點(diǎn)好看。頭痛的時(shí)候，恐怕是因為不了解專(zhuān)利法對專(zhuān)利申請文件修改的限制，修改超了范圍，被念了緊箍咒。接下來(lái)就探討一下專(zhuān)利申請文件修改的限制，包括背后有什么樣的邏輯，專(zhuān)利申請文件的修改與其他法律規定的關(guān)聯(lián)等。

一、對專(zhuān)利法第三十三條的規定的理解

專(zhuān)利法第三十三條規定，申請人可以對其專(zhuān)利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利申請文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍，對外觀(guān)設計專(zhuān)利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

專(zhuān)利法第三十三條包括兩層含義：一是允許申請人對專(zhuān)利申請文件進(jìn)行修改，二是對專(zhuān)利申請文件的修改進(jìn)行限制。允許申請人對專(zhuān)利申請文件進(jìn)行修改，一是考慮到申請人的表達和認知能力的局限性，在專(zhuān)利申請過(guò)程中，申請人往往需要根據對發(fā)明創(chuàng )造和現有技術(shù)的新的理解對權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)進(jìn)行修正。二是通過(guò)修改提高專(zhuān)利申請文件的準確性，客觀(guān)上有利于公眾理解、運用發(fā)明創(chuàng )造。而對修改進(jìn)行限制，是專(zhuān)利先申請原則的體現，并且能夠保障公眾對專(zhuān)利信息的信賴(lài)，避免給信賴(lài)原申請文件并以此開(kāi)展行動(dòng)的第三人造成不必要的損害。

判斷修改是否超范圍的主體應當是本領(lǐng)域技術(shù)人員，他應當是具備專(zhuān)業(yè)知識背景的普通技術(shù)人員，能夠理解所屬領(lǐng)域的技術(shù)內容。因此原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍應當包括：原說(shuō)明書(shū)及其附圖和權利要求書(shū)以文字或者圖形等明確表達的內容；所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過(guò)綜合原說(shuō)明書(shū)及其附圖和權利要求書(shū)可以直接、明確推導出的內容。

二、專(zhuān)利申請文件的修改限制與專(zhuān)利保護范圍的關(guān)系

根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條、第六十條的規定，專(zhuān)利沒(méi)有進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查之前的修改，包括分案申請時(shí)的修改，只要不超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍，在修改原權利要求書(shū)時(shí)既可以擴大其請求保護的范圍，也可以縮小其請求保護的范圍。實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，以及在請求人提出復審請求或者在對專(zhuān)利復審委員會(huì )的復審通知書(shū)作出答復時(shí)，同樣可以修改專(zhuān)利申請文件，但是，修改應當僅限于針對審查意見(jiàn)的修改，或消除駁回決定或者復審通知書(shū)指出的缺陷。專(zhuān)利申請文件的修改以原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍為界，其記載的范圍越廣，披露的技術(shù)內容越多，允許的修改范圍就越大，而發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權利要求，其權利要求記載的技術(shù)特征越多，其保護范圍就越小。

根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第六十八條的規定，在無(wú)效宣告請求的審查過(guò)程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利的專(zhuān)利權人修改其權利要求書(shū)時(shí)要受原專(zhuān)利的保護范圍的限制，不得擴大原專(zhuān)利的保護范圍。

三、專(zhuān)利申請文件的修改限制與禁止反悔原則的關(guān)系

作為誠實(shí)信用原則的體現和要求，禁止反悔原則在專(zhuān)利授權確權程序中應予適用?；趯?zhuān)利權的確定性原則，就同一項專(zhuān)利權而言，無(wú)論在侵權程序還是在確權程序中，對其權利要求的解釋標準均應保持統一，以使其保護范圍保持一致。那么如果專(zhuān)利權人在專(zhuān)利審查檔案中或專(zhuān)利侵權訴訟中，對專(zhuān)利申請文件中的技術(shù)術(shù)語(yǔ)作出限定性解釋?zhuān)敲磳Α霸f(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍”有限制，并對權利要求書(shū)的修改起到限制作用。

但其適用并非是無(wú)條件的，其要受到自身適用條件的限制以及與之相關(guān)的其他原則或者法律規定的限制。

根據專(zhuān)利法第三十三條以及專(zhuān)利法實(shí)施細則第六十八條的規定，在專(zhuān)利授權程序中，申請人可以對其專(zhuān)利申請文件進(jìn)行修改，但是對發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利申請文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍；在專(zhuān)利確權程序中，專(zhuān)利權人可以修改其權利要求書(shū)，但是不得擴大原專(zhuān)利的保護范圍。因此，在專(zhuān)利授權程序中，相關(guān)法律已經(jīng)賦予了申請人修改專(zhuān)利申請文件的權利，只要這種修改不超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍即可。因此，如果申請人對專(zhuān)利申請文件的修改符合專(zhuān)利法第三十三條的規定，禁止反悔原則在該修改范圍內應無(wú)適用余地。

專(zhuān)利授權階段、確權階段出現的情況五花八門(mén)，對權利要求書(shū)的修改限制既有統一的思想，又有各自不同的規定。為了專(zhuān)利申請文件修改方便，以及由足夠的空間可以修改，專(zhuān)利申請時(shí)一定要盡可能充分、準確的準備文件內容。專(zhuān)利提交以后，不同階段的修改一定要在充分理解技術(shù)方案的基礎上、在相關(guān)規定的范圍內閃展騰挪，爭取既穩定又有最大保護范圍的權利。